2003年美国花旗银行在中国申请商业方法专利的事件曝光后，一时引起知识产权业界和银行业界的关注和讨论。此后的10年间，中国商业银行专利申请量迅速上升，其中有不少商业方法软件专利。在中国银行业专利申请如火如荼开展之时，美国却开始对低层次商业方法软件专利标准进行反思（表现在2011年的专利法改革提案）。然而，国内业界主流仍在呼吁，中国应放宽商业方法专利授权，银行业应加大商业方法的申请力度。本文将对美国商业方法专利标准的反思过程简要介绍，对中国银行业10年发展情况进行实证解读，并从法经济学角度对低创造性的商业方法专利的正当性进行分析，期望能引起金融界和学术界对商业方法专利的多角度思考。
一、美国商业方法专利标准及反思
（一）美国商业方法标准
商业方法的可专利性争论由来已久，且对于商业方法的定义也无统一意见。《美国专利法》第101条规定，凡发明或发现任何新颖而适用的工序、机器、制造品和合成物质，或上述各种新颖而使用的改进，可以按照本法所规定的条件和要求取得专利权，但“自然规律、物理现象及抽象概念不在保护之列”。《美国专利分类》第705类描述的商业方法是：用于商业运作、行政、企业管理或财务资料报表的产生，使其资料经过处理后有显著的改变或完成运算操作，本分类亦包含作为资料处理或运算操作的装置及其对应方法。在枯燥的成文法中无法触摸到商业方法的本意，但作为判例法国家，美国通过诸多案例确立了更为具体的判定标准。
一是“纯商业方法例外” ① 标准。1908年的Hotel Security checking Co. V. Lorraine Co.一案中，所涉及的专利是，服务员领班把服务员手中的食物单和从厨师运走的食物单以及顾客实际的付费进行对比， 防止服务员和出纳的贪污行为。 法院认定该方法属于单纯的商业方法，不具有创造性，不能授予专利权，从而确立了“商业方法例外原则”。
二是“机器或形态转换”标准。1972年，Gottschalk v. Benson案中，申请项是以普通计算机完成的“数据处理程序，特别是数字信息的转换”， 即将二进制编码的十进制数字幻化成纯粹的二进制数字。这一转化过程可通过各种常见的计算机或者未来的设备完成，也可以不通过计算机完成，因此法官认为，该商业方法非常抽象，实际上是算法，不能授予专利权。法官进一步解释，并非不与特定机器结合的商业方法都不能获得专利，一些不需要特定设备的方法，只要能够使事物发生形态转变，也可以获得专利，如染色、制革技术，从普通面粉中分离出高级面粉的技术等。该案确立的“机器或形态转化”标准对此后的许多案件均有重要影响。
三是“实用的、具体的和有形的结果”标准。1998年，Bank & Trust Co. V. Signature Financial Group案中涉及的专利是“一种用于管理共同基金金融服务的资料处理系统”，该系统是一种计算机处理系统。法官认为，判断请求项是否属于法定保护主体时，不应仅关注其属于何种范畴，还应关注请求项的基本特性，只要具有“实用的、具体的以及有形的结果”，均可受到专利法保护。“实用的、具体的以及有形的结果”的标准由此建立。
第一个标准， 即纯方法不具有可专利性在美国已达成共识。“尽管法院界定可专利‘工艺’时常有纠结，但仍坚持驳回商业方法专利，这些判决理由各有不同，但至少都有一个核心主题：商业方法不能授予专利。” ① 。第二个标准仍力守“技术”底线，强调商业方法的物理关联性，无论是机器标准，还是需要实现有形产品形态的转化，都必须与有形的物体形成某种特定关系。第三个标准则避开物理关联性，直接谈及商业方法是否能够达成“实用的、具体的和有形的结果”，是否有机器辅助或者形态转换则不重要。 第三个标准确立以后，美国专利商标局在审查中，对于技术性、创造性的考量减弱，其更多地关注发明本身所具有的功能方面，特别是“实用性”。 [1] 自此，美国商业方法专利的大门彻底放开。
（二）美国商业方法专利的反思
“实用的、具体的和有形的结果”标准确立之后，美国专利商标局受理的专利申请激增，商业方法授权量也有明显增加。1997年美国商业方法专利申请量不足1000件，授权量仅300件，而2006年年申请量达到67 792件，授权量达到2250件。其中金融类商业方法软件专利的授权量贡献颇大，1996年金融类商业方法授权量为0， 而2006年授权量近1000件。但随着专利申请量的大幅上升，商业方法质量并没有随之上升，由于审查标准的宽松和审查人员视野局限，垃圾专利大量涌现， 低级的商业方法专利造就了一批专利投机人，纠纷诉讼猛增。商业方法专利的宽大政策是否增加了创新活力并未可知，但抑制小企业，尤其是电子商务企业发展的负面作用则很明显。
2003年，美国专利商标局提出了《21世纪战略计划》，强调提高专利质量，协调美国专利法与其贸易伙伴专利法的必要性。2004年， 美国国家科学研究院在对专利法进行全面详细的研究后提出了《21世纪专利体系》的研究报告。这些报告均提到美国专利政策中存在的一些问题，包括专利质量、对自由竞争的不利影响等。2008年引人关注的In re Bilski案中，美国联邦巡回法院对能源风险管理方法拒绝援用“实用的、具体的和有形的结果”标准，转而援用“机器或形态转化”标准，并认定系争发明不能授予专利。 ② 该案被解读为美国将采用更为严格的商业方法标准的风向标。
2011年通过的《美国专利法》改革提案，考虑到商业方法专利授权中的现实问题， 建立了一个过渡期为10年的授权后重审程序，重新审视商业方法专利的有效性。此外，提案还统一采用“先申请”标准。此前美国专利法对本国公民采用先发明标准， 而对非美国公民采用先申请标准， 双重标准往往使那些与美国公民专利申请相冲突的外国专利申请不会被授予专利权， 此次提案不再对本国商业方法专利持有人进行特别保护。
尽管提案中对商业方法专利政策的修正极其有限，也未明确审查标准的问题，但至少反映出美国对商业方法
专利的反思从民间正式提至官方。在法律诸多领域，美国一直引领全球大多数国家立法潮流， 其商业方法专利的宽松审查标准， 也一直吸引不少国家在不同程度上追随。如欧盟尽管坚持“技术性”标准，以技术贡献度作为创造性审查的重要内容，未“与国际接轨”， 但面对汹涌而至的商业方法专利申请，专利局的审查标准近些年也略有放松。我国学术界呼吁修改《专利法》，放宽商业方法标准的呼声也日益激烈。此时，美国对商业方法专利的反思趋势，也必将影响各国未来的立法与实践。
二、中国银行业专利10年发展
1998年美国联邦巡回上诉法院审结的State Street Bank & Trust Co. V. Signature Financial Group案，打开了商业方法专利的大门 [2] 。金融行业，尤其是银行业作为商业方法专利重点产出领域，受此案影响开始在商业方法专利领域争夺。 以花旗银行为例，自1998年开始在美国、欧洲、日本、中国等国布局专利。自1997年追溯至成立之时的1812年至1997年，花旗银行近两百年间在全世界专利申请总量仅33件，但1998年起至今，专利申请量高达359件，年均申请量在两位数以上。在中国，花旗银行于1996～2004年间，共向中国专利局提交专利申请24项，其中属于G06和G07（商业方法专利聚集区域）的有21件，占比87.5%，包括“发票购货单系统”、“电子货币系统”、“用于在账户之间传递资金的面向用户的自动系统”、“销售处理支持系统和方法”、“提供例如家庭银行的金融服务的方法和系统”、“执行信贷与负债申请的联机审批系统与方法”、“用于实现银行卡交易的方法和系统”等， ③ 涉及理财、银行卡、转账交易、信托、信贷等银行业务的方方面面。2002年9月，《南方周末》一篇《花旗银行中国暗布专利，中资同行何时梦醒》的文章，对花旗银行的专利布局情况以及对中国银行业未来的威胁做了详细分析，此文一经刊发，立即引起中国银行业一片惊慌，也迫使中国银行业专利保护仓促起步。
截至2012年6月， 国内商业银行专利申请总量800余项，其中工行以421项占据银行专利的半壁江山，建行以203件位居第二，农行、民生、中行以60项、38项和35项分列三至五位。但无一例外， 各银行的专利申请高峰均始于2003年。如工行2002年以前专利申请总量为50项，而2003年及以后申请总量371项，占88.12%；建行2002年以前9项，而2003年及以后194项，占比95.56%；农行2002年以前4项，2003年及以后56件， 占比93.33%。2003年，是中国银行业专利起步与发展的分水岭。
回顾中国银行业10年专利保护历程， 不难发现其呈现以下特点：
1. 专利保护从风生水起到增速放缓。除工行外，其他银行的专利申请集中在2005～2009年， 近三年申请量骤降。如中行2004年申请11件，之后每年仅有零星申请；交行2009年12件，之后每年申请量不足5件；民生银行2009年申请9件，2010和2013年分别为3件和5件，2012年上半年为0件。银行业专利申请的热度有所下降。
2. 商业方法专利申请从热捧到遇冷。除去实用新型和外观设计， 银行业的发明专利大体可分为两种，一种是与产品、管理等相结合的商业方法专利，另一种是纯技术专利。前者如“一种按揭贷款信息监控方法及系统”，后者如“一种对计算机集群的系统环境进行升级的系统及方法”。2005～2009年是银行商业方法专利申请的高峰期。以工行为例，自2005年以来共申请的253项发明专利中， 有169件与商业方法有关，占比66.80%，涵盖银行卡服务、理财产品服务、支付系统、风险计量、客户信息维护等银行业务的方方面面。其中，2005～2009年有119件，2009年以后三年半的时间里仅有50件， 反映了工行在商业方法专利申请方面的积极性逐渐减弱。 ① 在中国拉响专利竞争警报的花旗银行在最近3年也仅有1件专利申请。
3. 重数量，轻质量，银行商业方法授权率总体不高。专利申请需要创新的土壤基础。我国银行业金融创新活力相对不强，创新水平相对较低，这必然影响专利申请质量。如“一种对金融资产风险进行量化的系统和方法”被认为实际上是一种数学算法。由于我国商业方法专利审查标准严格，授权率偏低。如，工行2005～2009年间申请119件商业方法专利，当前已全部审查完毕，目前仅有21件获得授权， 授权率为17.64%。 花旗银行的商业方法专利申请也有类似遭遇， 其申请的24项专利仅有1项获得授权并有效，另外23项均处于无效状态。银行商业方法专利布局受挫直接导致了近几年此类专利申请量骤降。
4. 各商业银行商业方法专利申请态度分化。如相比工行、建行的积极响应，中行、民生等银行对商业方法专利并不看好，仍持观望态度。
我国专利法排除低水平商业方法专利， 对于技术与方法结合的专利，仍坚持通过“新颖性、创造性和实用性”对技术进行实质审查， 而对于方法本身并不关注。 但受美国以往宽松的商业方法专利判断标准影响， 国内学术界呼吁国内银行业加大商业方法专利申请； 受花旗银行事件影响， 中国银行业过去10年在专利危机感中亦奋力追赶，取得了不菲的成绩。但我国专利申请量，尤其是商业方法专利申请数量迅猛增加，并没有带动质量上的提升，也没有激发金融业在专利申请方面广泛而持久的积极性， 寥寥数家银行在专利申请量方面的超前优势并未引起同业者的追随和认同，自身也未找到将专利优势转化为竞争优势的突破口。若金融业商业方法持有者在同质性竞争中发起专利诉讼， 必然导致专利恐慌，或类似美国的专利滥诉。
法律拥有的内在正当性与其外在功能性密切相关。“将知识比作是金字塔，塔顶是伟大的思想，而塔底则是具体的实施手段。金字塔上的专利越高，社会成本和创新的障碍也就越大。” [3] “商业方法一旦被专利.......许多商业行为要么长期处于诉讼的恐惧之下，要么支付巨大的搜索成本来决定他们的行为属于公共领域。”[4] 我国银行业商业方法专利10年发展中出现了大量低水平专利， 一旦我国立法放宽审查标准， 上述创新被遏制， 诉讼泛滥等问题会不可避免出现。因此，笔者认为，在美国对本国专利政策反思之际，我们也应
当从法的正当性源头反思，我国立法和实践是否应紧跟美国此前宽松的商业方法专利政策。
三、从法经济学视角的效率反思
一般认为，法律以公正即公平正义为最高价值标准；经济学的核心价值标准是效率。 而把公正与效率结合在一起，凸现法律在经济分析中的“效率”标准，即以效率为标准来研究一定社会制度中的法律制定和实施问题，则成为法经济学的核心价值标准。[5] 产权配置制度中效率价值的实现至关重要。国内外对于商业方法授予专利的支持观点常常引用效率观点，认为将商业方法赋予产权保护，可以促进创新，使技术评鉴化、技术权力化、资产化和信息化，防止“搭便车”行为。然而，吊诡的是，商业方法专利申请和保护的实践并不能实现法经济学的效率价值。
（一）商业方法缺乏技术创造性导致市场主体成本、收益失衡
美国著名法经济学家波斯纳曾直言不讳地指出：“法律制度中的许多原则和制度最好被理解和解释为促进资源有效率配置的努力。”他认为，支持产权制度的效率分析仍然应当采用与传统财产法分析相同的“成本-收益”的分析框架。专利法上有两对成本收益关系，一是专利权人的成本和收益关系；二是竞争者的成本收益关系。在前者中，专利权人为某项技术进步付出了人力、物力、智力、时间等成本，因此，立法时应通过专利权资源配置予以弥补，赋予其排他性的专利权利， 通过专利垄断或专利交易获得收益上的补偿。在后者中，竞争者没有为某项技术进步付出相应成本， 与专利权人相比节约了成本，因此，不仅不应得到专利收益，为了防止通过模仿“搭便车”，在使用该项技术时还应取得许可，并向专利权人支付相应费用。 这两对成本与收益关系的核心在于，专利法所保护的专利具有创造性，围绕这一核心的两边是成本与收益的平衡。
而商业方法软件发明被认为是不需要创造性劳动就可以完成的低水平项目。也就是说，发明人并不需要支付太多成本，却可以获得专利法赋予的长期垄断收益；由于专利法的介入，使其他竞争者不得不支付额外的成本。如美国亚马逊公司的“一次点击”案，该案中，亚马逊公司申请了一个商业方法软件专利，该技术可以存储消费者的付款方式、 邮寄地址等信息，客户二次登陆购买时，只需要点击所购商品，无需重复繁琐的验证程序，即可完成交易。美国法院审理认为此项专利有效，亚马逊公司因此获得巨大的利润。此案立即引起美国乃至全球业界的抨击。Mayer法官揶揄说，这些商业方法专利表现出“从有些荒唐到十足的荒谬”。 ② 连亚马逊公司的首席执行官Jeff Bezos都认为， 商业方法专利的扩大保护带来了负面影响，呼吁美国国会修改国家的专利制度。
国内近几年申请商业方法专利也不乏类似的案例。如工行2002年申请的“一卡双账户银行卡处理装置和方法”，该发明在银行卡上加载程序，使一个卡号对应本币和外币两个账户， 系统根据交易币种自主确定结算账户。该专利申请于2010年被专利局驳回。该专利申请前，各家商业银行都已使用此种银行卡结算方式， 且银行不需要花费什么成本即可实现，若工行该项专利被授权，银行业必将面临利益失衡。
（二）商业方法的公共品特点导致社会总体效用减小
经济学上将产品分为私人物品和公共物品。私人产品应通过产权制度来保护，如房产、汽车、文学作品、发明等；而公用产品则应当被社会公众分享而成为共同财富。公共物品的属性表现在天生就具有被公众共享的可能， 如自然定律、地理发现。公共物品不能通过产权制度使其归私人所有。网络空间的无限性， 使得商业方法的种类和数量难以预计，自1998年“实用的、具体的和有形的结果”标准确立以后，美国商业方法软件专利申请如洪水般袭来。而许多专利被认为公共知识。公共品被授予专利，模糊了私益和公益的界限，也打破了费用与收益的平衡。
通常发现， 当财产的交易成本过大并抑制交易发生时，就需要法律对权利进行强制性配置， 限制财产权利的排他性，并模拟市场交易的结果，将部分权利配置给使用人，从而促进效率最大化。 [6] 但由于公共品被放在私有领域交易，导致了交易成本的提高。专利权人获得商业方法专利之后很难通过协商取得专利许可费用，专利诉讼大量产生，极大地冲击和破坏了电子商务的运作效率。[7] 来自波士顿大学的James Bessen和Michael Meurer所做的最新一项调查显示，美国去年一年中，一共有5800多家公司遭到这种专利投机机构的起诉，被迫支付专利授权费用高达290亿美元。 ① 功利主义学派代表人物边沁指出，是否增进最大多数人的福利，是衡量一切行为制度正确与否的标准，即社会效用最大化原则。大多数商业方法软件专利本来属于公众共享的公共品，其本身并未推动技术进步和创新积极性的增加，社会效益增加值为0，授予专利后，整个社会保护其专利权的实现需要支付巨大的社会成本，两者相加，社会效用为负。
法学的基础在于公平，公平的核心要义在于社会资源平等分配，权利义务公平配置。基于上述法经济学分析，商业方法可专利，导致公共品被私人侵占，资源分配倾斜；付出较少甚至未付出劳动的一方获得巨大的垄断效益，本不应支出额外成本的一方被迫受到掠夺，权利义务失衡。
四、小结
在知识产权保护上， 美国一直是游戏规则的制定者。我国与许多国家一样存在向美国接轨的冲动。但美国舍法律正当性，取的是互联网产业利益。与美国不同的是，我国互联网技术创新程度低，尤其是银行业创新活力不足，在商业方法可专利性受到法理性质疑的前提下，若一味以“鼓励创新”为名，扩大专利权授予范围，不仅无法推动产业发展，还会为国外企业打开方便之门。这正是当前我国商业方法专利授予标准较为严格的原因。
笔者认为，缺乏技术创造性的低水平商业方法，包括与软件、算法的结合，其本身在法经济学方面缺乏正当性， 在功能上也难以促进社会整体技术创新与进步，甚至可能扼杀创新和有序竞争。 可以推测， 在美国对宽松的商业方法专利政策进行反思的趋势之下， 我国严格的商业方法专利审查标准将继续存在。 我国银行业专利工作应去“花瓶”化、投机性，
摒弃将专利申请量当作面子工程的做法，抛弃将当前的专利申请作为我国可能修改商业方法审查标准的投机思维。银行业的创新也不应，至少不能长期处于浮于表层次的创新，如软件与方法的简单结合，而应深挖技术潜力，着眼于将技术与管理，技术与产品深度融合，创造出更具有技术竞争力和市场竞争力的专利成果。若非如此，法律无论赋予多少专利，也无法帮助银行业获得更多的核心竞争力。
参考文献：
［1］李晓秋. 析商业方法的可专利性［J］. 中国政法大学学报，2011，29（2）.
［2］李晓秋. In re Bilski：商业方法专利的再生抑或死亡［J］. 科研管理，2011（3）.
［3］See Dreyfuss 276； Merges & Nelson，On the Complex Economics of Patent Scope，90 Colum. L. Rev. 839，873-878（1990）.
［4］See Long，Information Costs in Patent and Copyright，90 Va. L. Rev. 465，487-488（2004）.
［5］李树. 经济理性与法律效率——法经济学的基本理论逻辑［J］. 南京社会科学，2010（8）.
［6］肖尤丹，谢祥. 知识产权效率价值的理论渊源［J］. 重庆理工大学学报（社会科学），2010，24（1）：59.
［7］张平. 商业方法软件专利保护：美国的实践及其启示［J］. 法商研究，2005（4）.
